A cura di Stefano Seminara
Birkenstock IP GmbH (in seguito anche solo “Birkestock” o la “Società“) è una società di diritto tedesco specializzata nella realizzazione di calzature, nello specifico, di sandali, ciabatte o infradito di differenti fantasie. Essi risultano facilmente identificabili non solo per il loro design semplice e iconico, ma anche per la rinomanza che il brand ha conseguito nel corso del tempo grazie ad una diffusione di massa dei loro prodotti. Nel luglio del 2023 la Società, in concomitanza al proprio ufficiale ingresso in borsa, ha rilasciato rilevanti dichiarazioni al fine di una maggiore consapevolezza degli investitori le quali, presentanti varia natura, spaziano dai risultati finanziari della compagnia alle informazioni sul proprio portafoglio di marchi, brevetti e infine design.
É interessante come, già in tale occasione, Birkestock fosse ben consapevole che, pur detenendo un marchio di grande forza (sia sul mercato, che dal punto di vista prettamente legale) le minacce derivanti dalla realizzazione, da parte di piccole e grandi imprese competitor nel prossimo futuro di prodotti affini ai propri fossero più che concrete, tanto da dover, per così dire, “mettere in guardia” i propri investitori di probabili perdite sia sul fronte finanziario che su quello legale. Così la Società dichiarava: “Some of our footwear designs, including in several of our core products, are not protected by design patents or other design rights. This may mean that we cannot legally prevent third parties from creating “lookalike” products or products that otherwise use our designs. Beginning in 2018, we modified our approach to IP protection and enforcement and began to more consistently seek to register our design rights and seek to obtain patents on new products and to consistently enforce our IP rights against infringement. However, our ability to enforce our IP rights with respect to counterfeit or infringing products“.
Ad un anno di distanza, possiamo dire che quanto affermato da Birkenstock non era certamente peregrino e il procedimento di annullamento di design comunitario registrato avviato da Balenciaga diversi anni prima, e conclusosi nell’estate del 2024 ne è la prova.
- Birkenstock VS Balenciaga.
Ebbene, il procedimento avviato dall’appena menzionato brand francese mirava all’invalidamento del design comunitario N. 7 009 303-002, ossia, il design relativo al classico modello Arizona rivestito però internamente di finto pelo. Apparentemente il design ora ad oggetto, sarebbe stato oggetto di precedente divulgazione rispetto alla data di effettiva registrazione da parte del marchio tedesco. Ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera b), Reg. CE 6/2002: “Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico… […] anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima“[1].
- Il concetto di carattere individuale.
Ebbene, la Corte si è concentrata principalmente sul concetto di “carattere individuale” ritenendo che il medesimo debba essere necessariamente parametrato al grado di libertà che l’artista presenta a propria disposizione. Tale fattore è inevitabilmente condizionato da un lato dal numero di costrizioni tecniche che il prodotto impone (ciò quegli elementi che non possono essere eliminati in quanto funzionali e necessari all’utilizzo del prodotto) dall’altro invece dal numero di design già in precedenza registrati, nonché di quelli che sono stati semplicemente “offerti al pubblico”, in poche e semplici parole che riassumano entrambi i concettidal “grado di saturazione del mercato”. Tenendo a mente i presenti concetti, in primo luogo, è stato chiarito come, poste le caratteristiche tecniche essenziali del sandalo, ossia la suola e le fibbie che rendono il capo effettivamente indossabile e che quindi devono essere presenti, gli elementi sui quali il designer può fornire il suo apporto creativo sono i materiali e le forme. Pertanto, nella presente fattispecie, ritenendo innumerevoli i possibili design basati sugli appena citati fattori, la Corte ha ritenuto come l’impressione generale del sandalo oggetto di registrazione non differisse da quella tradizionale del modello Arizona. Peraltro, in assenza di prove fornite da Birkenstock che potessero dimostrare la saturazione del mercato, tale per cui il grado di innovazione necessario tenderebbe inevitabilmente ad abbassarsi, il design registrato non si è potuto che dichiararsi invalido[2].
Sebbene tale decisione sia stata impugnata dalla Società e questa sia riuscita a trovare un accordo con il brand francese per ritirare la propria istanza di invalidazione, mantenendo quindi la registrazione del design, la stessa risulta interessante dal punto di vista economico nonché fortemente rilevante in chiave interpretativa della normativa europea.
- Crocs VS Gifi: un punto di vista economico.
Sotto il primo punto di vista è evidente che Birkenstock sia riuscito ad ottenere una mera vittoria di Pirro. Sebbene infatti la registrazione del design sia stata mantenuta, ponendo pressione sui più piccoli brand che non potrebbero sostenere una battaglia legale con il colosso tedesco, allo stesso tempo è stato messo in chiaro come quest’ultima non debba porsi come ostacolo per i big brand accettando quindi di mettere al servizio di quest’ultimi, in determinati casi, i propri design. L’accordo stipulato dalle parti, in effetti, ricorda molto quanto verificatosi tra Crocs e Gifi nel 2020[3], dove, in relazione al design della famosa ciabatta Crocs, Gifi era riuscita a vincere in Tribunale ottenendo l’annullamento del design per poi decidere di trovare un accordo in sede d’appello, lasciando quindi all’avversaria la possibilità di continuare a perseguire il monopolio nel proprio settore[4].
- Zero più zero è uguale a uno?
Solo due anni prima, tuttavia, la Corte di appello di Colonia[5], in un caso identico, aveva invece deciso di premiare Birkenstock ritenendo la combinazione del design e del pelo meritevoli di tutela in virtù della loro capacità di spiccare tra i differenti competitor, rendendosi così riconoscibile al pubblico. L’approccio avuto dalla Corte è stato tuttavia giudicato dalla dottrina come contrario ai principi generali europei in materia di marchi, design e diritto d’autore.
Mi spiego.
Secondo uno studio psicologico molto accreditato di Kurt Koffka chiamato “Gestalt Theory”, la mente umana percepisce immagini complesse non come l’unione di diversi elementi, bensì come un intero non formato necessariamente dalla somma dei fattori che hanno contribuito a crearlo[6].
È di palmare evidenza come l’adozione di un simile approccio al fine di comprendere la proteggibilità di un determinato design non risulta percorribile, e ciò in quanto darebbe spazio alla proliferazione di registrazioni solo utili a privatizzare l’uso di design potenzialmente molto basici, generando così un semplice ostacolo allo sviluppo dei mercati e soprattutto innalzando quelli che sono i prezzi pagati dai consumatori finali.
L’approccio avuto dalla Corte d’Appello tedesca, pertanto, sdoganerebbe l’applicazione dell’equivalenza “Zero plus zero makes one” ossia “zero più zero è uguale a uno” per cui la combinazione di elementi differenti, per quanto basici, determinando una differente impressione generale sul consumatore, risulta comunque meritevole di tutela[7].
- Conclusione
È tuttavia da non sottovalutare come lo stato di provenienza della Società possa aver giocato un ruolo chiave nell’ottenere una pronuncia a essa favorevole, è infatti piuttosto comune come i Tribunali interni a uno stato tendano a proteggere le società della medesima origine. La Francia in questo senso, ha fornito differenti esempi di tale atteggiamento con big brands quali Dior, oppure Guerlain (vedasi Trib. Commercio Parigi, 30 giugno 2008[8]) premiando comportamenti spesso non conformi alla normativa UE, ma utili alla protezione delle punte di diamante della propria industria.
Sebbene quindi siano incerti gli sviluppi che la giurisprudenza avrà nel prossimo futuro, abbiamo la virtuale certezza che il mondo dei design registrati sia sempre più controllato dai big brands che possono investire il loro grosso capitale schiacciando, se necessario, i piccoli brand, evitando così la proliferazione dei propri design.
[1] Birkenstock IP GmbH v. Balenciaga SAS, R 2499/2022-3 (EUIPO, Third Board of Appeal).
[2] J. Zerbo, “Balenciaga beats out Birkestock in furry sandal design dispute”, TFL, 3 Settembre 2024.
[3] ECJ, Order, 10 settembre 2020 C-320/18P, Crocs/Gifi.
[4] G. Hasselblat, K. Middelhoff, P. Schneider, A. Zarm, “Round-up of European design law decisions 2020”, Journal of intellectual property Law & Practice, 2021, Vol 16.
[5] Corte di appello di Colonia, 25 novembre 2022, 6 U95/22.
[6] M. Keenan, Interaction Design Foundation – IxDF. (2016, August 30). “What are the Gestalt Principles?, disponible qui: https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles?srsltid=AfmBOooKDuXweXi0vIHnMDi2U-UVzDPxDupvRWHKJ2ZLDJwn71DON3VP .
[7] H.Hartwig, “Germany: the house of Birkestock-rise and fall under copyright law?”, Journal of intellectual property Law & Practice, 2024, vol. 00.
[8] Trib. Commercio Parigi, 30 giugno 2008, in ZDnet (link: https://www.zdnet.fr/i/edit/ne/2008/06/ jugement-DiorGuerlain_ebay.pdf).
